天博浅析技术开发合同知识产权归属及安排

　　天博关于技术开发合同，由于委托开发合同和合作开发合同在合同性质上具有明显区别，在合同没有约定权利归属的情况下，发明创造到底是各方共同完成的还是单方完成的,将会对发明创造的权利归属产生决定性作用。因此，合同主体在签订合同前，应对双方的权利义务进行梳理，确定合同性质，厘清双方之间的法律关系。同时，合同主体也需重点关注和把握双方在开发过程中所面临的知识产权归属问题，即通过合同对开发前、中、后各阶段产生的发明创造等知识产权成果的归属进行明确约定，以避免后续产生不必要的争议。

　　随着科学技术的日益发展和社会分工的逐渐加深，企业在进行技术产品的研发时，由于资金、员工等资源配置不同、技术分工不同、技术投入方向不同，很难仅依靠其自身的资源来实现所有的创新目标。因此，越来越多的企业开始通过合作开发或委托其他具有相应技术能力的企业进行开发的方式开展技术研发项目，以期达到“1+1＞2”的效果。为确保研发项目的顺利进展，企业间通常会签订相关技术开发合同，而其中对于开发成果所涉及的申请专利的权利以及专利权归属，就成为技术开发合同须重点明晰的问题之一。

　　根据《中华人民共和国民法典》第八百五十一条第一款和第二款的规定，技术开发合同是指当事人之间就新技术、新产品、新工艺、新品种或者新材料及其系统的研究开发所订立的合同，通常技术开发合同包括委托开发合同和合作开发合同两种。

　　委托开发合同是一方当事人委托另一方当事人进行研究开发工作并提供相应研究开发经费和报酬所订立的技术开发合同。

　　根据《中华人民共和国民法典》第八百五十九条的规定“委托开发完成的发明创造，除法律另有规定或者当事人另有约定外，申请专利的权利属于研究开发人。研究开发人取得专利权的，委托人可以依法实施该专利。研究开发人转让专利申请权的，委托人享有以同等条件优先受让的权利” ，《中华人民共和国专利法》第八条的规定“两个以上单位或者个人合作完成的发明创造、一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完成的发明创造，除另有协议的以外，申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人；申请被批准后，申请的单位或者个人为专利权人。”据此，对于委托开发而形成的技术成果的归属，应首先遵循当事人的意思自治，坚持约定优先原则，即如果当事人对技术服务合同项下的技术成果的专利权权属有约定的，从其约定。没有约定的，一般情况下，委托人完成的新的技术成果属于委托人，受托人完成的新的技术成果属于受托人，申请专利的权利属于研究开发人。

　　根据《中华人民共和国民法典》第八百六十条的规定“合作开发完成的发明创造，申请专利的权利属于合作开发的当事人共有；当事人一方转让其共有的专利申请权的，其他各方享有以同等条件优先受让的权利。但是，当事人另有约定的除外。合作开发的当事人一方声明放弃其共有的专利申请权的，除当事人另有约定外，可以由另一方单独申请或者由其他各方共同申请。申请人取得专利权的，放弃专利申请权的一方可以免费实施该专利。合作开发的当事人一方不同意申请专利的，另一方或者其他各方不得申请专利。”《中华人民共和国专利法》第八条的规定“两个以上单位或者个人合作完成的发明创造、一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完成的发明创造，除另有协议的以外，申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人；申请被批准后，申请的单位或者个人为专利权人。”因此，关于合作完成的发明创造的知识产权归属，合同中可以约定归—方所有,也可以约定归合作各方共有。不过不论合同如何约定,除非合同无效,都应当首先按照合同约定来确定权利归属。如果合同中没有约定,则按照法律的规定，即申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人。

　　技术开发合同包括委托开发合同和合作开发合同，二者在权利、义务的承担及责任划分上还是存在着较大的区别的。在有合同约定权利归属的情况下,一般无须区分委托完成的发明创造与合作完成的发明创造，因为都按照合同的约定来确定权利归属。但是，合同在没有约定发明创造权利归属的情况下，区分双方法律关系是合作开发还是委托开发,将会对发明创造的权利归属起到决定性作用。

　　判断双方之间是委托关系还是合作关系,主要依据两点:一是各方是否都进行了投资;二是各方是否都派人参与研究开发工作。如果仅有一方投资，另一方进行研究开发，则应当属于委托关系，完成方即受托方对完成的发明创造享有权利;相反，如果各方都进行了投资，且各方派出的人员对发明创造的完成都作出了创造性贡献,则应当属于合作关系,完成的发明创造由各方共有;如果各方都进行了投资,但只有—方派出的人员对发明创造的完成作出了创造性贡献,尽管属于合作关系,完成的发明创造依法也只能由完成方享有权利[1]。

　　而在广东天赐湾实验室装备制造有限公司诉杭勇技术合作开发合同纠纷案中， 广州知识产权法院认为研究开发是单方义务还是双方共同义务，是合作开发与委托开发合同的本质区别。一般来说，委托开发合同的委托方是不参与合同标的研发工作的，其主要义务是按照合同约定支付研究开发经费和报酬，提供技术资料、原始数据，完成协作事项，接受研究开发成果。而研究开发方则要承担全部研究开发工作，即按照约定制订和实施研究开发计划，按期完成研究开发工作，交付研究开发成果，提供有关的技术资料和必要的技术指导，帮助委托人掌握研究开发成果。合作开发合同则不同：合作的双方不仅要按照约定进行投资，而且都要参与研究开发工作，双方可以有不同的分工，但不能只有一方承担研究开发任务，另一方只负责支付研究开发经费和报酬。可见，当事人双方是否分工参与研究开发工作，对于区分什么是合作开发合同，什么是委托开发合同，具有十分重要的意义[2]。

　　不过，无论是委托关系还是合作关系,双方在相关合同中事先约定发明创造的权利归属是维护各方权益、避免争议的最好办法。

　　结合上文所述，对于委托或者合作完成的发明创造,首先实行合同约定优先的原则，即有委托关系或者合作关系的双方事先有约定的,应当按照约定确定权利归属;在没有约定的

　　情况下,则实行完成方优先的原则。因此，双方在合同中若事先对知识产权归属（包括背景知识产权、前景知识产权、后景知识产权）进行明确约定，有利于减小后续不必要的争议。

　　“背景知识产权”，通常指在技术开发合同生效前由合同一方产生或持有的，或者一方在技术开发合同有效期内产生或持有但是超出合同范围或与合同无关的知识产权，包括专利、著作权、未公开的技术报告和数据等。

　　实践中，双方一般在技术开发合同中约定授予受托方或合作方对其背景知识产权免费使用，但对权利归属、使用主体、使用范围以及使用方式会进行具体明确。譬如对于背景知识产权的归属和使用，可以这样约定“1.本技术开发合同的履行不影响双方原本拥有的背景知识产权的归属，其仍然归原权利人所有。2.本合同双方应授予对方为实施本项目研发而使用其背景知识产权的免费普通许可。除在本合同下以实施本项目研发为目而使用外，双方均不得授予第三方使用对方背景知识产权的分许可。3.任一一方若以实施本项目研发以外的其他目的使用对方背景知识产权的天博，双方应另行签订许可协议。”

　　实践中，关于前景知识产权的归属和使用，双方会基于立场、地位并结合各自实质性贡献投入程度等因素进行协商，通常情况下关于前景知识产权会有两种安排，一种是完全归属一方，另一种是简单约定由双方共有。对于完全归属一方，可以参考如下安排“1.技术成果知识产权应当归甲方所有。甲方可以不定期（不限于项目期间）采取以下措施：对技术成果知识产权进行申请和保护，包括就任何技术成果申请专利、维持专利或专利有效性和对任何涉嫌或实际侵犯技术成果知识产权的行为采取一切合理必要措施。乙方应当为甲方采取上述措施提供合理的帮助。2.甲方应当授予乙方普通实施许可，允许乙方以实施本项目研发为目的在[地域]内使用技术成果知识产权。除在本协议下以实施本项目研发为目的外，乙方不得授予其他第三方使用技术成果知识产权的分许可。”

　　“后景知识产权”，一般是指合作开发结束后，一方对现有共同研究成果所做的改良和革新。

　　根据《中华人民共和国民法典》第八百七十五条的规定，“当事人可以按照互利的原则，在合同中约定实施专利、使用技术秘密后续改进的技术成果的分享办法；没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的，一方后续改进的技术成果，其他各方无权分享。”

　　因此，后景知识产权的归属与实施，合作双方也可以在技术开发合同中予以事先约定。一般情况下，基于公平原则，合作双方对于技术成果知识产权的改进可以作如下安排“1.除另有约定外，本技术开发合同期满或终止后，任何一方均有对技术成果知识产权进行改进或二次开发的权利，一方单独改进或二次开发的成果属于改进一方或二次开发方所有。需利用对方商业秘密进行改进或二次开发的，须获得对方书面同意，且改进或二次开发成果属于双方共有。双方合作改进或二次开发的成果属于双方共有。2.一方单独对技术成果知识产权改进或二次开发的成果，应当告知对方，并且同等条件下对方拥有优先被许可或受让的权利。”

　　关于技术开发合同，由于委托开发合同和合作开发合同在合同性质上具有明显区别，在合同没有约定权利归属的情况下，发明创造到底是各方共同完成的还是单方完成的,将会对发明创造的权利归属产生决定性作用。因此，合同主体在签订合同前，应对双方的权利义务进行梳理，确定合同性质，厘清双方之间的法律关系。同时，合同主体也需重点关注和把握双方在开发过程中所面临的知识产权归属问题，即通过合同对开发前、中、后各阶段产生的发明创造等知识产权成果的归属进行明确约定，以避免后续产生不必要的争议。

　　[2] 程书锋.程方伟：技术开发合同的类型与举证责任，《人民司法·案例》，2022(8)